出口贸易中使用商标的商品并不在国内市场流通,经营者在出口商品上使用商标或者接受国外委托在商品上贴附商标的行为是否构成商标法意义上的商标使用,是否构成对国内商标权的侵害,一直都是困扰司法实践的难题,急需明确认识和统一标准。

  一、出口行为应当构成商标性使用

 否定出口行为构成商标使用的观点主要是基于商标权地域性的考虑,即由于商品未在国内市场流通,国内消费者无法看到商品上使用的商标,故对于国内消费者而言,商品上使用的商标无法发挥识别来源的作用。但是商标权的地域性更多的涉及权利取得和保护等方面,即商标必须分别根据不同国家的法律规定进行注册并获得保护,这并不意味着在一国构成商标使用的行为到了另一个国家便不属于商标使用。因此,商标使用行为的界定是无国界的、客观的判断过程。只要商品上贴附的商标能够发挥识别商品来源的可能性,就构成商标性使用,不论该商标是在国内还是国外贴附在商品之上。

  首先,应当注意商标使用行为发生的地点和消费者混淆误认发生地点的区别。在国内贸易中,商标使用的地点和消费者混淆误认的地点都发生在一国范围内,不存在商标权的地域性问题；但在出口贸易中,商标使用发生在国内,消费者混淆误认则发生在国外。而商标权的地域性更多的是针对消费者混淆误认而言的,即一般情况下,对于一国获得注册的商标权,该国的商标法只保护该国的消费者免于混淆误认,而不保护国外消费者的混淆误认。但不能因为国内消费者不可能发生混淆误认,而否认商品上所贴附商标具有的识别功能。在出口贸易中,虽然加工的商品没有在国内销售,但仍进入国外的市场流通,加工方在商品上贴附的商标在国外市场流通过程中客观上也会发生识别商品来源的作用,仍应属于商标法意义上的商标使用。

  其次,应当注意是否构成商标使用与是否构成商标侵权的区别,不应将侵权判断阶段需要考虑的混淆误认因素提前到是否构成商标使用的判断当中予以考虑,而是应当将是否构成商标使用的界定作为后续判断是否构成商标侵权的前提。商标使用只考虑识别来源的可能性,而不考虑混淆误认的可能性,消费者是否混淆误认应作为后续侵权判断的考虑因素。即使出口行为构成商标使用,由于出口的商品未进入国内市场,国内消费者不可能发生混淆误认,故也不构成商标侵权。

  二、出口商品上使用商标是否构成侵权的判断

  在出口行为构成商标使用的情况下,如何判断出口商品上使用的商标是否构成对国内商标权的侵害,实际上涉及国内商标法的域外适用问题,并不应仅仅因为加工行为发生在国内而径行认定构成侵权,也不应简单地认为商品全部出口到国外而直接认定侵权不成立。我们认为,在商标法未明确规定出口行为构成侵害商标权的情况下,此类案件的裁判标准应采取实质性影响的标准,即出口行为是否对商标权人的国内外合法利益造成实质性损害。具体可以考虑国内商标权人在国外是否享有商标权、是否在国外具有市场利益、国外委托方是否主观上存在搭便车的侵权故意等因素进行综合判断。具体而言,判断出口商品上使用的商标是否构成商标侵权,可以类型化为以下三种情形:

  第一,如果国内商标权人在商品进口国也享有有效的商标权,被告出口商品的行为无疑会对国内商标权人的利益造成实质性损害,国内商标权人可以请求法院禁止被告的出口行为。在原告某医药保健品进出口公司诉被告某公司侵害商标权案中,原告在某国注册登记了商标,而被告向某国出口经销使用该商标白酒,某市人民法院依据该国的商标法,认定被告侵犯了原告的商标权。我们亦赞同该案的裁判结果,但需要思考的是在原告同时享有我国注册商标和该国注册商标的情况下,我国法院是否可以直接依据我国商标法判令被告停止侵权、赔偿损失。我们认为,由于被告向该国出口销售被控侵权产品的行为对原告在该国的利益造成了实质性影响,法院可以直接依据我国商标法的规定对案件进行裁判。

  第二,如果原告和被告均未在进口国享有有效的注册商标,但原告的产品已经在进口国享有较大的市场份额和知名度,被告的行为具有搭便车的故意,此种情况下出口销售使用与原告相同或近似商标的产品会导致进口国消费者的混淆误认,影响原告的合法权益,我们认为原告可以在我国提起商标侵权诉讼,禁止被告的出口销售行为。

  第三,如果原告在进口国不享有商标权,也没有任何的市场销售,此种情况下被告的出口行为对原告的合法利益未造成实质性影响,不应认定构成对原告商标权的侵害。在再审申请人某机械公司与被申请人某柴油机公司侵害商标权纠纷案中,法院便认为,机械公司从事本案所涉贴牌加工业务时,某国外公司作为商标权人的资格已经司法程序确认。柴油机公司自行使用相同商标生产相关或同类相关产品,实际已经无法出口至某国销售。在此情况下,机械公司根据某国外公司授权从事涉案定牌加工业务,对于柴油机公司在某国境内基于涉案商标争取竞争机会和市场利益,并不造成实质影响,故不构成侵权。

  (作者单位:凌宗亮为上海知识产权法院,凌小淇为中国人民大学法学院)